Viktiga takeaways:
- In Huawei v. Conversant (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 och 734-1, ett landmärkeärende som avgjordes av Kinas högsta folkdomstol, utfärdade den första bevarandebevaran någonsin som motsvarar föreläggandeförelägganden i Kinas IP-relaterade tvister.
- Vid prövning av en ansökan om föreläggande om förfaranden måste kinesiska domstolar ta ett test med fem delar, med beaktande av faktorer som påverkan på tvisterna i Kina, nödvändigheten av att bevilja beslutet, skadestånd i fall av underlåtenhet att bevilja, offentliga intresse, internationell gemenskap.
I augusti 2020 utfärdade immaterialrättsdomstolen i Kinas högsta folkdomstol (SPC) i Huawei v. Conversant (2019) den första genomförandebevaran någonsin som motsvarar förelägganden i Kinas IP-relaterade tvister och fastställde regler för kinesiska domstolar att pröva sådana fall. (Ser Huawei v Conversant (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 och 734-1.)
I. Fallbakgrund
1. Första instansprov i Kina
Den 25 januari 2018 lämnade tre dotterbolag till Huawei Technologies Co., Ltd. (nedan kallat "Huawei") separat tre stämningar till Nanjing Intermediate People's Court ("förstainstansrätten") mot Conversant Wireless Licensing Co. , Ltd. ("Conversant") med avseende på tre patent från Conversant, och begär: (1) att bekräfta att Huawei inte har gjort intrång i sådana patent från Conversant; och (2) för att fastställa licensvillkoren för Huawei för att genomföra Conversants standard essentiella patent (SEP).
2. Tvister i Tyskland
Den 20 april 2018 väckte Conversant talan mot Huawei och dess tyska dotterbolag för tvister om den påstådda SEP -överträdelsen vid Düsseldorf tingsrätt ("tyska domstolen"). De europeiska patent som är inblandade i detta fall är av samma patentfamilj som de kinesiska patent som deltog i första instansprocessen i Kina.
3. Domen i första instans av den kinesiska domstolen
Den 16 september 2019 avgjorde förstainstansrätten tre domar, och drog följande: (1) Huaweis begäran om att bekräfta att den inte kränkte Conversants patent avslogs; (2) licensvillkoren (inklusive royaltiesatser) för Huawei för att genomföra Conversants SEP fastställdes.
4. Den andra instansens (sista) rättegång i Kina
Conversant var missnöjd med domen i första instans och överklagade till domstolen i andra instans, det vill säga SPC, som godkände och registrerade ärendet den 18 november 2019.
Med tanke på Kinas praxis med tvåinstansförsökssystemet är andrainstansförsöket också den sista rättegången.
5. Tysk dom
Den 27 augusti 2020 meddelade den tyska domstolen domen i första instans och slog fast att: (1) Huawei hade åsidosatt Conversants europeiska patent; (2) Huawei bör upphöra med överträdelsen, till exempel att sluta sälja relevanta produkter; (3) royaltypriserna i SEP -licensiering som föreslogs av Conversant till Huawei stred inte mot FRAND -principen.
Det är anmärkningsvärt att royaltyräntan som bestämdes genom den tyska domen var 18.3 gånger den som fastställdes av förstainstansrätten i Kina.
6. Huawei lämnade in en ansökan om föreläggande om förfaranden och SPC lämnade ett föreläggande om fördragsbekämpning.
Den 27 augusti 2020 ansökte Huawei hos SPC om bevarande av uppförande och begärde att Conversant skulle förbjudas att ansöka om verkställighet av den tyska domen i fråga om att stoppa överträdelsen tills den slutliga domen meddelades av SPC.
Den 28 augusti 2020 meddelade SPC föreläggande om fördragsbekämpning i de tre fallen respektive, som stödde Huaweis ansökan om kostym. (Se Huawei v Conversant, (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 och 734-1.)
SPC förklarade att det var tvunget att avgöra inom 48 timmar på grund av nödläge, och därför beaktade det inte Conversants åsikter i förväg. Conversant kan ansöka om omprövning i efterhand.
7. Conversant ansökte om omprövning av föreläggandet om förfaranden och SPC fattade ett beslut om omprövning.
Den 2 september 2020 lämnade Conversant in en ansökan till SPC om omprövning av det ovannämnda föreläggandet mot kostym.
Den 4 september 2020 höll SPC en förhandling om ansökan om omprövning.
Den 11 september 2020 meddelade SPC ett beslut att avslå Conversants begäran om omprövning. (Se Huawei v Conversant, (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 och 734-2.)
8. Huawei drog tillbaka stämningen efter att ha träffat en överenskommelse med Conversant.
I rättegången i andra instans ansökte Huawei till SPC om att få dra tillbaka de tre stämningarna på grund av att det hade nått en överenskommelse med Conversant.
Den 2 november 2020 bekräftade produktresumén att: (1) Huawei fick dra tillbaka stämningarna; och (2) domen i första instans återkallades härmed.
II. Domstolens åsikter
1. SPC: s åsikter i föreläggandeföreläggandet
(1) Vad är karaktären på föreläggandet mot kostym enligt kinesisk lag?
Huaweis ansökan om att hindra Conversant från att ansöka om verkställighet av den tyska domen innan den slutliga kinesiska domen meddelas är en slags ansökan om beteendebevarande i naturen.
(2) Vilka faktorer ska kinesiska domstolar överväga när de prövar en ansökan om föreläggande?
Domstolarna bör överväga följande faktorer:
i. effekterna av svarandens ansökan om verkställighet av den utländska domstolens dom på tvisterna i Kina.
ii. huruvida det verkligen är nödvändigt att bevilja ett beslut om bevarande av beteende;
iii. huruvida de skador som orsakats sökanden av underlåtenhet att bevilja beslutet om bevarande av beteende överstiger de skador som svaranden orsakat genom att bevilja beslut om bevarande av beteende.
iv. huruvida beviljande av ett beslut om bevarande av ett beteende skadar allmänhetens intressen;
v. huruvida beviljande av beordringsbevarande överensstämmer med principen om internationell gemenskap; och
vi. andra faktorer bör övervägas fullständigt.
De ovannämnda kraven anges tydligt i (3) till (6) nedan.
(3) Kommer svarandens ansökan om verkställighet av den utländska domstolen att ha någon inverkan på tvisterna i Kina?
Den kinesiska domstolen ska först undersöka om svarandens beteende kommer att ha en väsentlig inverkan på rättegången och verkställigheten av domen i detta fall.
Specifikt, om relevanta handlingar från respondenten kan hindra rättegången eller orsaka svårigheter att verkställa domen i detta fall, kan föreläggande vidtas mot sådana handlingar.
I det här fallet, när Conversant begärde verkställighet av den tyska domen om att stoppa överträdelsen och en sådan ansökan godkändes, skulle det göra det meningslösa förfarandet och domen i den kinesiska tvisten
(4) Är det verkligen nödvändigt att bevilja ett beslut om bevarande av beteende?
Den kinesiska domstolen ska överväga om underlåtenhet att bevilja ett bevarandebevarandebeslut kommer att orsaka oåterkallelig skada på sökandens rättsliga rättigheter och intressen eller göra det svårt att verkställa domslutet etc. I princip kan föreläggande endast vidtas när det är verkligen nödvändigt.
I det här fallet kunde Huawei ha tvingats gå med på de royaltypriser som Conversant krävde i den tyska domen för att undvika att stoppa den påstådda överträdelsen (det vill säga sluta sälja relevanta produkter) enligt den tyska domen, vilket skulle göra det praktiskt taget omöjligt att tillämpa royaltyräntan, oavsett hur mycket den var, fastställd av den kinesiska domstolen.
(5) Hur ska sökandens och den tillfrågades intressen vara rimligt balanserade?
Den kinesiska domstolen bör fastställa att den interimistiska rättsakten är rimlig om de skador som orsakats sökanden vid underlåtenhet att bevilja befrielsen överstiger den vid beviljande av befrielsen. Samtidigt, ju fler överskott delar är, desto rimligare blir den tillfälliga lättnaden.
I detta fall orsakar den tillfälliga avstängningen av den tyska domen för att stoppa överträdelsen relativt liten skada för Conversant. Dessutom har kinesiska banker lämnat garantier för Huaweis ansökan om uppförandekonservering, vilket ytterligare kan skydda Conversants intressen.
(6) Kommer beviljandet av ett beslut om bevarande av beteende att skada allmänhetens intressen?
Den kinesiska domstolen bör överväga om beviljandet av ett beslut om bevarande av ett beteende kommer att skada allmänhetens intressen. Den tillfälliga lättnaden i detta fall påverkar inte allmänhetens intressen.
(7) Håller den fast vid principen om internationell gemenskap?
Den kinesiska domstolen ska överväga den internationella gemenskapen. Med andra ord kan det ta hänsyn till tidssekvensen för fallacceptans, huruvida behörigheten i ärendet är lämplig och om effekterna på utländska domstolars rättegång och dom är lämpliga etc.
För det första accepterade den kinesiska domstolen ärenden tidigare än den tyska domstolen. För det andra kommer det tillfälliga avstängningen av verkställigheten av den tyska domen inte att påverka det efterföljande tyska förfarandet och inte heller avvika från den tyska domens rättsverkan.
2. SPC: s åsikter i omprövningsbeslutet
I ansökan om omprövning hävdade Conversant att det föreningsföreläggande som SPC bestämde hade begränsat Conversants rättigheter enligt tysk lag, vilket stred mot principen enligt kinesisk lag att det effektiva tillämpningsområdet för rättsliga beslut ska begränsas till det land där domstolsbesluten gjordes; Kinesiska domstolar hade ingen jurisdiktion över förfaranden och verkställighet av en dom i Tyskland; domen äventyrade också den internationella rättsordningen och gjorde det omöjligt att verkställa de domar som gjorts av utländska domstolar.
Produktresumén ansåg att:
(1) Det föreläggandeförbud som beviljats av SPC innebar inte fastställande av europeiskt patentintrång i det tyska förfarandet, inte heller gjorde det någon bedömning av den tyska domen eller verkställigheten eller störde den materiella bedömningen och bindande effekten av det tyska förfarandet. Därför omfattade domen inte jurisdiktion över det tyska förfarandet.
(2) Det faktum att fördragsföreläggandet som beviljats av SPC tillfälligt avbröt ansökan om verkställighet av den första tyska domen innebar inte att förneka verkan av den tyska domen. SPC-domen påverkade inte uppföljningsförfarandet i Tyskland och avvek inte heller från den tyska domens rättsverkan.
(3) Conversants påståenden i denna omprövningsansökan var motsägelsefulla mot dess tidigare beteenden. I sin globala tvisterverksamhet har Conversant tagit initiativet till att ansöka hos utländska domstolar om förelägganden om förfaranden för att förbjuda vissa parter att väcka relevanta stämningar vid kinesiska domstolar. När det gäller Conversants tidigare uppträdande verkade antidragsföreläggandet inte ha någon negativ inverkan på den kinesiska domstolens jurisdiktion och det internationella tvistebeslutet.
Dessutom påpekade SPC särskilt i omprövningsbeslutet att Huawei och Conversant är engagerade i globala tvister om SEP: s licensdiskussion. SPC respekterade tvisträttigheterna och förfoganderätten för båda parter på grundval av kommersiella överväganden, men föreläggandet om förfaranden som utfärdats av SPC ska också respekteras och verkställas av båda parter. Parterna får inte på något sätt förneka, kringgå eller hindra verkställigheten av den ursprungliga ordern. I synnerhet är det inte tillåtet att ansöka hos den tyska domstolen om förelägganden för att motverka verkställandet av SPC: s föreläggande om förfaranden, annars kommer den kinesiska domstolen att införa sanktioner mot sådant uppförande, inklusive att ålägga böter och frihetsberövande mot personen ( s) ansvarig eller direkt ansvarig person (er). Om fallet utgör ett brott ska gärningsmannen utredas för straffansvar enligt lag.
III. Kommentarer
I det här fallet meddelade SPC: s immaterialrättsdomstol det första bevarandebeslutet någonsin som likvärdigt med förelägganden om förfaranden i Kinas IP-relaterade tvister.
Ärendebeslutet förtydligar de tillämpliga villkoren och faktorerna för bevarande av beteenden som likvärdiga med förelägganden mot klagomål, som undersöker den ytterligare förbättringen av systemet mot fördragsförbud i Kina. Sedan dess har kinesiska domstolar antagit en sådan regel i flera liknande fall.
För fler kommentarer om det här fallet, se artikeln skriven av Sophia Tang, 'Anti-Suit Skada i Kina: comity, pragmatism och rättsstatsprincipen' om lagkonflikt. Netto.
Foto: Thanos Pal on Unsplash
Medverkande: Guodong Du 杜国栋
